Kształt kostki Rubika jednak nie może być znakiem towarowym

Przed dwoma laty pisałam o wyroku Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z którym kształt kostki Rubika mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Wyrok ten był szeroko komentowany i krytykowany jako dopuszczający do monopolizacji rozwiązań o charakterze technicznym (których ochrona jest ograniczona w czasie w przeciwieństwie do ochrony znaku towarowego, która może trwać wiecznie).

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2016 roku (C‑30/15 P) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił wspomniany wyżej wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO, która utrzymała w mocy rejestrację kształtu kostki Rubika w charakterze unijnego znaku towarowego.

Trybunał słusznie przypomniał, że unijne prawo znaków towarowych ma zapobiegać przyznaniu jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru.

Trybunał stwierdził, że aby ustalić, czy rejestracja spornego kształtu kostki w charakterze unijnego znaku towarowego może skutkować przyznaniem monopolu na rozwiązanie techniczne, należy ocenić, czy ten kształt jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Inaczej niż Sąd, Trybunał wskazał, że w ramach badania oceny zasadniczych właściwości spornego sześciennego kształtu należy dokonywać w świetle funkcji technicznej towaru przedstawionego przez ten kształt. Sąd powinien uwzględnić także elementy niewidoczne na graficznym przedstawieniu tego kształtu, takie jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostka Rubika. W tym kontekście Sąd powinien był określić funkcję techniczną rozpatrywanego towaru i uwzględnić ją w ramach przeprowadzanej oceny.

Trybunał uznał też, że fakt, iż wniosek o rejestrację spornego oznaczenia obejmował „układanki trójwymiarowe” w ogólności (bez ograniczenia do układanek mających zdolność rotacji) nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu funkcji technicznej towaru przedstawionego przez sporny kształt sześcienny, pod rygorem umożliwienia właścicielowi wspomnianego znaku towarowego rozszerzenia ochrony przyznanej na mocy rejestracji tego znaku na każdy rodzaj układanek o podobnym kształcie, (tj. na każdą układankę trójwymiarową, której elementy mają kształt sześcianu, niezależnie od szczegółowych warunków jej funkcjonowania).

Obecnie EUIPO powinno wydać nową decyzję, uwzględniając powyższy wyrok Trybunału.

Reklamy

Kształt pojemnika na jogurt nie może być znakiem towarowym

Pozostając przy tematyce znaków towarowych, przybliżę dziś sprawę unieważnienia rejestracji znaku towarowego o kształcie pojemnika na jogurt. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku Sąd Unii Europejskiej uznał, że kształt kostki Rubika może być znakiem towarowym, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że znakiem towarowym może być wygląd sklepu (w tym wypadku flagowego sklepu Apple). Sprawą kształtu pojemnika na jogurt „Danone Fantasia” zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie1 i uznał, że rozpatrywany kształt pojemnika na jogurt nie może być znakiem towarowym.

Dlaczego?

Zdaniem Sądu sporny znak – „goły” pojemnik dwukomorowy – nie jest niczym niezwykłym, a więc relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towaru od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem lub jego składem.

Rejestracja i unieważnienie

Znak towarowy przestrzenny w postaci kształtu pojemnika na jogurt został zarejestrowany w dniu 12 sierpnia 1998 roku w trybie rejestracji międzynarodowej i rozciąga się na terytorium Polski. W 2010 roku do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek konkurenta (spółki Bakoma) o unieważnienie ochrony znaku na terytorium Polski w części dotyczącej towarów z klasy 29 (m.in. produkty nabiałowe, w tym jogurty) oraz z klasy 30 (lody całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty). W kwietniu 2013 roku Urząd Patentowy unieważnił w części uznanie na terytorium Polski ochrony tego międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego.

Interes prawny w unieważnieniu

Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawca (konkurent uprawnionego do znaku) ma interes prawny w złożeniu wniosku o unieważnienie ochrony spornego znaku z następujących powodów:

– strony postępowania są konkurentami na rynku, a uprawniony do znaku wystąpił z powództwem przeciwko wnioskodawcy z tytułu naruszenia praw do znaku;

– wnioskodawca – jako konkurent uprawnionego – domaga się dostępu do rynku  polegającego na możliwości używania w obrocie gospodarczym oznaczenia o kształcie pojemnika dwukomorowego;

– istnienie spornego prawa do znaku ogranicza swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy w zakresie posługiwania się w obrocie opakowaniem dwukomorowym.

W konsekwencji Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy uznanie ochrony spornego znaku na terenie Polski nastąpiło z zachowaniem ustawowych warunków uznania ochrony – ma więc interes prawny.

Decyzja Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy uznał, że relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towarów od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem i jego składem. Kształt rozpatrywanego opakowania jest banalny, nie zawiera żadnych elementów charakterystycznych, które pozwalałyby na jego utożsamienie z konkretnym źródłem. Dla potencjalnego odbiorcy samo opakowanie jest informacją, że ma do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami. W opakowaniu większym znajduje się produkt główny, w mniejszym dodatek tj. dżem, musli, kruszonka, podlegający zmieszaniu z produktem głównym. Także rozmieszczenie i kształt komór są uwarunkowane funkcjonalnie tak żeby możliwe było pobranie zawartości łyżką.

Towary takie jak jogurt nie mają własnej formy, lecz przybierają formę opakowania, a zatem czyste opakowanie należy utożsamić z formą towaru. Zdaniem Urzędu sporne opakowanie nie odbiega od norm i zwyczajów panujących w sektorze opakowywań jogurtów i innych produktów nabiałowych. Natomiast dwukomorowość jest cechą funkcjonalną.

W ocenie Urzędu, stopień uwagi konsumentów nabywających tego typu produkty nie jest wysoki, gdyż są to artykuły konsumpcji masowej, które są z reguły usytuowane w niskim segmencie cenowym i są nabywane codziennie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W odniesieniu do takich towarów krąg odbiorców zwraca raczej uwagę na etykietę, która jest umieszczona na opakowaniu oraz na znajdującą się na etykiecie nazwę lub logo niż na gołe opakowanie. W sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z nabywaniem towarów w systemie samoobsługowym, lecz towar podaje sprzedawca wyłącznym elementem branym pod uwagę będzie nazwa produktu (czyli „Danone” albo „Fantasia”).

Tytułem wyjaśnienia uprawniony nie zarejestrował znaku słowno – graficzno – przestrzennego obejmującego także sporne opakowanie dwukomorowe, zarejestrowane są natomiast na jego rzecz znaki słowne i słowno-graficzne, które były używane równolegle ze znakiem przestrzennym – słowo „Fantasia” i znak słowno – graficzny „Danone”. Wymienione znaki były nakładane na sporne opakowanie i wprowadzane w tej formie do obrotu.

Urząd zauważył, że sporny znak („goły” pojemnik) nie ma ani etykiety, ani logo lub nazw, które mogłyby nadać całości charakter wskazujący na pochodzenie produktu, ani też nie wykazuje on jakiejkolwiek cechy szczególnej, która przekazywałaby informacje o źródle pochodzenia. Intensywne używanie i ewentualna renoma znaku towarowego Fantasia oraz Danone nie mogą niejako spłynąć na dwukomorowy pojemnik, który nie był używany w charakterze znaku towarowego i przesądzić o jego wtórnej zdolności odróżniającej. Zastosowanie poglądu o automatycznym przeniesieniu renomy znaku towarowego na opakowanie w praktyce miałoby kuriozalne skutki, bowiem każde zwykłe pudełko czy butelka nabywałoby wtórną zdolność odróżniającą tylko dlatego, że widniał na nim znak towarowy renomowany. Taka sytuacja zapewne sparaliżowałaby rynek. Nie kwestionując przy tym ogólnego założenia, że możliwe jest używanie kilku znaków obok siebie, Urząd stwierdził, że konieczne jest by stosowanie to umożliwiało zainteresowanemu kręgowi odbiorców faktyczne rozpoznanie towaru oznaczonego tym znakiem jako pochodzącego z określonego źródła.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego1

Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że sporne oznaczenie – dwukomorowy pojemnik na jogurt – jest rozwiązaniem o charakterze funkcjonalnym i dlatego nie może być przedmiotem ochrony na terytorium Polski. Sąd podzielił także stanowisko Urzędu Patentowego co do tego, że sporny znak – postrzegany jako „goły” pojemnik dwukomorowy – nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banalny.

Skoro sam kształt opakowania – pojemnika dwukomorowego, nie jest na tyle charakterystyczny, aby stanowić dla przeciętnego odbiorcy stosowny przekaz, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy to dwukomorowy kształt pojemnika będzie informacją, że ma on do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami, które może sobie dowolnie połączyć lub też skonsumować osobno.

1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI SA/Wa 2897/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Czy Tiffany to znak renomowany?

Zapewne większość z nas odpowiedziałaby na to pytanie pozytywnie.

Co sprawia, że dany znak towarowy uważany jest za renomowany?

Czy wystarczy, aby znak był powszechnie znany?

Czy towary opatrywane znakiem renomowanym powinny być luksusowe, drogie?

Czy renoma to synonim wysokiej jakości?

Czy znak towarowy Tiffany może mieć renomę w Polsce, pomimo że nie ma tu ani jednego salonu Tiffany, a wielu osobom jest znany głównie z ekranizacji opowiadania Trumana Capote’a „Śniadanie u Tiffany’ego” z niezapomnianą rolą Audrey Hepburn?

Na te i inne pytania będzie musiał ponownie odpowiedzieć Urząd Patentowy, do którego wróciła sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Tiffany.

W 2004 roku zostało udzielone na rzecz spółki Tiffany and Broadway Inc. z Houston (nie mylić z Tiffany and Company) prawo ochronne na słowno – graficzny znak towarowy Tiffany o numerze R-153645, przedstawiony poniżej.

 tiffany

Powyższy znak jest przeznaczony do oznaczania następujących towarów: walizki, torebki, paski, parasole, buty, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze.

W 2005 roku spółka Tiffany and Company z siedzibą w Nowym Jorku (znana z wyrobów jubilerskich) wniosła sprzeciw do polskiego Urzędu Patentowego, kwestionując udzielenie prawa ochronnego na wskazany powyżej znak towarowy na rzecz spółki Tiffany and Broadway. Decyzją z dnia 3 czerwca 2008 roku Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne udzielone na przedstawiony powyżej znak towarowy.

Urząd Patentowy uznał, że spółka Tiffany z Nowego Jorku należycie wykazała, iż co najmniej od kilkudziesięciu lat jej znak towarowy Tiffany jest znakiem powszechnie znanym na rynku amerykańskim i jednocześnie cieszącym się bardzo wysoką opinią i uznaniem, kojarzonym w szczególności z luksusową biżuterią. Sława i renoma tego znaku wykracza poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest ogólnoświatowa. Urząd stwierdził też, że produkty oznaczane znakiem towarowym Tiffany są luksusowe i przeznaczone dla nielicznej grupy odbiorców. Są one od wielu lat kupowane także przez Polaków, mimo że Tiffany and Company nie ma i nie miała swoich salonów na terenie Polski, ani też nie prowadziła bezpośrednio w Polsce sprzedaży swoich towarów. Marka Tiffany jest także kojarzona przez profesjonalistów (złotników) z najwyższą jakością i synonimem znakomitej pracy jubilerskiej.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego, Tiffany and Broadway wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 19 października 2009 roku (sygn. akt VI SA/Wa 643/09) oddalił skargę. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 31 maja 2011 roku (sygn. akt II GSK 611/10) uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 4 listopada 2011 roku (sygn. akt VI SA/Wa 1527/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Patentowego z 2008 roku i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Tiffany and Company wniosła skargę kasacyjną od niekorzystnego dla siebie wyroku, która została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2013 roku (sygn. akt II GSK 467/12). Zainteresowanym polecam szczegółową lekturę powyższych orzeczeń. W tym miejscu przytoczę jedynie fragmenty dotyczące renomy znaku towarowego.

Zdaniem Sądu przy ocenie, czy znak jest renomowany, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

– znaczącą znajomość znaku,

– udział znaku towarowego w rynku,

– intensywność oraz geograficzny zasięg używania,

– intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem,

– wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

Co istotne, renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Sąd nie zgodził się z oceną Urzędu Patentowego, że posiadanie renomy światowej jest równoznaczne z renomą krajową.

Zdaniem Sądu, przed Urzędem powinien także zostać ustalony udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości) zbywanych towarów ze znakiem Tiffany, krąg odbiorców towarów każdej ze spółek, rozmiar nakładów poniesionych na promocję znaku. Urząd Patentowy będzie musiał ocenić, czy i jakie znaczenie ma fakt, że Tiffany and Company nigdy nie prowadziła w Polsce działalności. Chociaż bowiem nieobecność firmy na rynku polskim nie jest decydująca, to jednak jest istotna dla renomy znaku w Polsce, ponieważ wpływa  znacząco na zasięg znajomości produktów ze znakiem Tiffany.

Wreszcie Sąd zwrócił uwagę, że przy ocenie renomy znaku w Polsce należy uwzględnić okoliczności, że taki sam znak towarowy jest zarejestrowany i używany przez wiele podmiotów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Słowo Tiffany występuje w nazwach barów, restauracji, hoteli, zakładów fryzjerskich, a także sklepów z odzieżą i bielizną, a także jest w Polsce znany od dziesięcioleci ze względu na popularne wyroby ze szkła (witraże i lampy witrażowe).

Obecnie ponownie będzie się toczyło postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym, a na firmie jubilerskiej Tiffany z Nowego Jorku spoczywać będzie ciężar wykazania, że jej znak towarowy cieszy się w Polsce renomą.

Powyższe postępowania pomiędzy spółkami z USA, toczące się od kilku już lat w Polsce na różnych szczeblach pokazują, że renoma znaku towarowego wcale nie jest kwestią oczywistą. Pomimo, że w odniesieniu do wielu znaków towarowych można śmiało uznać, że są znakami renomowanymi, to z punktu widzenia postępowania dowodowego nie jest to fakt notoryjny i nie zostanie uznany przez Urząd Patentowy czy sąd za fakt niewymagający dowodu. Przeciwnie, podmiot powołujący się na renomę swojego znaku w celu jej wykazania, musi przedłożyć cały szereg dowodów potwierdzających, że znak towarowy jest renomowany.