Renoma znaku towarowego tylko w jednym państwie członkowskim może się równać renomie w całej Unii Europejskiej

Znak towarowy renomowany korzysta z silniejszej ochrony niż „zwykły” znak towarowy. Właściciel renomowanego wspólnotowego znaku towarowego może bowiem zakazać osobom trzecim używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego renomowanego także w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak renomowany, w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści bądź też działa na szkodę znaku renomowanego.

W prawie europejskim renomę utożsamia się ze znajomością znaku, co oznacza, że znakiem renomowanym niekoniecznie musi być znak nakładany na towary cieszące się pozytywną opinią, luksusowe. Renoma jest osiągnięta, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami oznaczonymi renomowanym znakiem. Przy badaniu tej przesłanki trzeba uwzględnić całokształt okoliczności sprawy, w tym udział danego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także rozmiar nakładów poczynionych w celu jego wypromowania. W ujęciu terytorialnym znak towarowy należy uznać za renomowany, jeżeli cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii.

Jak należy rozumieć „istotną część obszaru Unii”? Czy taki obszar powinien obejmować większość państw członkowskich czy też wystarczy tylko kilka z nich?

Na pytanie to odpowiedział Trybunał Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie pomiędzy Iron & Smith kft a Unilever NV (C‑125/14).

Zdaniem Trybunału istotna część obszaru Unii może odpowiadać w danym przypadku terytorium tylko jednego państwa członkowskiego. Co więcej, państwo to niekoniecznie musi być tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego. Przykładowo, w omawianej sprawie późniejszy znak krajowy „be impulsive” został zgłoszony przez Iron & Smith kft na Węgrzech, a spółka Unilever powołała się na wcześniejszą rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „Impulse” oraz jego renomę na terenie Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zatem wspólnotowy znak towarowy może zostać uznany za renomowany nawet wówczas, gdy cieszy się renomą tylko w jednym państwie członkowskim, innym niż państwo, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku towarowego. Czy w takiej sytuacji właściciel znaku renomowanego może sprzeciwić się używaniu jego znaku?

Jeżeli renomowany wspólnotowy znak towarowy jest nieznany właściwemu kręgowi odbiorców w państwie członkowskim, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku towarowego, to używanie tego późniejszego znaku co do zasady nie stanowi czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działania na ich szkodę. Natomiast gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy został uznany za renomowany na terenie Unii, ale nie jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku (a więc gdyby oceniać odrębnie tylko to państwo, to znak nie zostałby uznany za renomowany) – nie można wówczas wykluczyć, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część odbiorców będzie znała znak renomowany i dostrzeże związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że albo doszło do faktycznego naruszenia wspólnotowego znaku towarowego albo – gdy do niego nie doszło – istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

W celu skorzystania z ochrony wcześniejszego renomowanego wspólnotowego znaku towarowego jego właściciel musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działałoby na ich szkodę i w rezultacie wykazać istnienie naruszenia albo duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości. Właściciel późniejszego znaku towarowego powinien natomiast wykazać, że ma on uzasadnione powody, aby używać swojego (późniejszego) znaku.

Są to wytyczne, którymi powinny kierować się sądy przy rozpoznawaniu spraw. Co oczywiste jednak rozstrzygnięcie konkretnej sprawy zależy od całokształtu okoliczności, w tym dowodów przedstawionych przez strony sporu.

Reklamy

O wylewaniu dziecka z kąpielą

… czyli kilka dodatkowych uwag o niedawnym wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 32/14.

Najpierw kilka słów o tym, co w tym wyroku jest dobre. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest dość prosta – wyrok jest zasadniczo słuszny. Idea odszkodowania wynoszącego trzy lub dwukrotność należnego wynagrodzenia bez wątpienia stanowiła przejaw niezwykłego uprzywilejowania uprawnionych z tytułu praw autorskich względem innych kategorii pokrzywdzonych czynami niedozwolonymi. Ponadto była ze swojej istoty sprzeczna z istotą odszkodowań w naszym systemie prawnym, ponieważ: po pierwsze – odszkodowanie było oderwane od rzeczywistej wysokości szkody; po drugie – konsekwencją jego oderwania od wysokości szkody było to, że miało charakter penalny.

Od razu muszę zaznaczyć, że oba te założenia oceniam raczej negatywnie – uważam, że umiarkowane1 oderwanie wysokości odszkodowań od wysokości rzeczywistej szkody i (również umiarkowane) nadanie odszkodowaniu charakteru penalnego nikomu by nie zaszkodziło.

Jeśli chodzi o oderwanie od rzeczywistej szkody – zwłaszcza w przypadku spraw drobnych, jej wykazanie bywa niemożliwe, albo na tyle utrudnione, że często zniechęca poszkodowanych do dochodzenia swoich praw. Do tego trzeba dodać wszystkie przypadki, gdy niewywiązanie się przez np. jedną ze stron umowy ze swoich obowiązków powoduje określone dolegliwości i nieprzyjemności dla drugiej strony, które jednak są trudne do przełożenia na konkretną, możliwą do wykazania wysokość szkody. Dodatkowo – w przypadku spraw drobnych – uzyskanie odszkodowania odpowiadającego rzeczywistej szkodzie nie rekompensuje poszkodowanemu kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw.

Penalny charakter odszkodowania stanowiłby dobre remedium na te problemy, z jednej strony ułatwiając poszkodowanemu obronę swoich praw, z drugiej czyniąc z odszkodowania rzeczywistą dolegliwość dla sprawcy.

Problem ten dotyczy głównie spraw drobnych. W przypadku spraw średnich i większych jest on nieco mniej dotkliwy – w większości przypadków, jeśli naruszenie warunków umowy czy czyn niedozwolony powodują szkodę w wysokości, powiedzmy, dwustu tysięcy złotych (a tym bardziej w przypadku kwot większych), to problemy te stają się mniej istotne. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku naruszeń, w których wartość szkody wynosi np. trzysta, pięćset, czy dwa tysiące złotych. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, kiedy (właśnie w dziedzinie praw autorskich) poszkodowany rezygnował z dochodzenia swoich praw, mimo ewidentności naruszenia, właśnie dlatego, że perspektywa uzyskania małej kwoty po dwu-trzyletnim procesie, była dla niego kompletnie nieatrakcyjna.

Zaryzykowałbym stwierdzenie, że taka sytuacja z punktu widzenia zaufania do prawa i ogólnej kultury prawnej jest bardzo groźna – bezkarność małych naruszeń powoduje bowiem erozję zaufania do prawa, jako narzędzia, które powinno każdemu gwarantować bezpieczeństwo i ochronę.

Co istotne, taka sytuacja dodatkowo różnicuje sytuację podmiotów dużych, dysponujących zapleczem ekonomicznym i obsługą prawną – które mogą sobie pozwolić na prowadzenie nawet drobnych sporów „dla zasady” oraz „zwykłych ludzi”, dla których zaangażowanie się w spór sądowy to określony koszt i wysiłek, który nie jest wart poniesienia2.

Warto zauważyć dodatkowo, że w naszym systemie istnieje już pewna dolegliwość, którą możnaby uznać za zbliżoną do penalnego odszkodowania (w dodatku mającego charakter dość przypadkowy) – mianowicie obowiązek zwrotu kosztów sądowych (a także egzekucyjnych) przeciwnikowi.

Przykładowo konstrukcja rozporządzenia o Zwrot kosztów zastępstwa procesowego wprowadza ciekawe zasady dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego zależy od rodzaju sprawy, w przypadku większości spraw cywilnych decydująca jest wartość przedmiotu sporu i wynosi w zależności od wartości przedmiotu sporu:

– do 500 zł – 60 zł;

– powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

– powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Warto zastanowić się zwłaszcza nad progami wartości przedmiotu sporu 5.000 złotych i 10.000 złotych. Rozporządzenie jest tak skonstruowane, że w przypadku przekroczenia tych progów, stawka zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wynosi ponad 20% (aż do niemal 24%) wartości roszczenia głównego (jeszcze lepsze przełożenie jest w przypadku progu 500 złotych i 1500 złotych – w tym drugim przypadku z kosztów zastępstwa procesowego można „wyciągnąć” niemal 40% kwoty roszczenia głównego). Z kolei w przypadku np. roszczenia wynoszącego 49.000 złotych, stawka kosztów zastępstwa procesowego wynosi mniej niż 5% roszczenia głównego.

W dodatku nie liczymy tu jeszcze kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym. Do tego należy doliczyć koszty sądowe, do których zwrotu jest zobowiązany pozwany w przypadku przegrania sprawy – i tu znowu próg 10.000 okazuje się istotny, przy nim bowiem dla wielu kategorii spraw kończy się możliwość rozpoznawania ich w postępowaniu uproszczonym i znacząco wzrastają koszty sądowe (Postępowanie uproszczone o wartości 9.999 złotych wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w wysokości 300 złotych, ta sama sprawa jeśli wartość przedmiotu sporu wynosiłaby 10.001 złotych, podlegałaby opłacie w wysokości 500 złotych).

Oznacza to, że porównując dwie sprawy – w jednej, w której wartość przedmiotu sporu wynosi 9.999, dodatkowe koszty wynikające z etapu postępowania sądowego, mogą wynieść dla pozwanego w sumie 1.500 złotych, z kolei w przypadku sprawy o wartości 10.001 złotych – te koszty będą wynosić już 2.900 złotych. Po pierwsze oznacza to, że dochodzenie tej drugiej kwoty może być bardziej opłacalne dla wierzyciela, po drugie – niezapłacenie ich dobrowolnie przez dłużnika, powoduje dla niego o wiele dotkliwsze konsekwencje (jeszcze przed uwzględnieniem odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego jego obciążenie wzrasta o 30%).

(Ponieważ wpis jest czysto publicystyczny, pomijam tu dodatkowe kwestie praktyczne – przede wszystkim problem niewypłacalności dłużnika i konieczność poniesienia przez wierzyciela kosztów tak sądowych, jak i wynagrodzenia pełnomocnika).

Wyraźnie widać więc, że obowiązek zwrotu kosztów sądowych w tych przypadkach jest oderwany od rzeczywistej wartości roszczenia, a w konsekwencji, w niektórych przypadkach (jak napisałem wyżej – dobranych całkiem arbitralnie i losowo) nabiera wręcz charakteru penalnego, a w konsekwencji powoduje, że – w sytuacji, gdy pozostałe zmienne (jak wypłacalność dłużnika, możliwość udowodnienia roszczenia) są takie same – o wiele bardziej opłacalne jest dochodzenie roszczenia w wysokości 10.001 złotych niż 9.999 złotych, a wszystko to jest zasługą prostego mechanizmu nakładającego na dłużnika dodatkową, zryczałtowaną opłatę.

Oczywiście wysokość możliwych do uzyskania kwot to tylko jeden z powodów, dla których tak wiele drobnych roszczeń nie jest dochodzonych, a sprawcy szkód, czy naruszyciele umów nie muszą się obawiać konsekwencji (równie ważnym problemem jest mała faktyczna efektywność systemu egzekucyjnego i ogólna długotrwałość postępowań sądowych). Niemniej podwyższenie kwot możliwych do uzyskania przez poszkodowanych przynajmniej częściowo i przynajmniej w niektórych sprawach mogłoby sprawić, że osoby rezygnujące obecnie z dochodzenia swoich praw, podjęłyby próbę ich obrony3.

I z tych właśnie przyczyn powołany na wstępie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, choć w pełni słuszny, stanowi przejaw obecnych w naszym prawie tendencji, które uważam za nie do końca dobre. Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowił małą (i dość słabą) furtkę do prawa bardziej efektywnego i ta furtka została zatrzaśnięta.

1 czy też rozsądne – zdaję sobie sprawę, jak bardzo niedookreślone są te pojęcia i jak bardzo każdy rozumie je po swojemu.

2 oczywiście tej nierówności nie da się całkowicie wyeliminować – duże podmioty też korzystałyby z odszkodowań penalnych i mogłyby to robić jeszcze bardziej efektywnie dzięki posiadanemu zapleczu, ale przynajmniej zniknąłby najbardziej drastyczny przejaw nierówności, gdy jedni mogą toczyć spory, a inni muszą z nich rezygnować.

3 jestem też oczywiście świadomy, że wprowadzenie systemu odszkodowań penalnych doprowadziłoby do pojawienia się nowych nadużyć i patologii – które pojawiały się też w stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niebieski

Wracając do problematyki kolorów jako znaków towarowych, tym razem przyszła kolej na niebieski. Wczoraj (09.07.2015) niemiecki Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie koloru niebieskiego (Pantone 280 C) jako znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz firmy Beiersdorf – właściciela marki Nivea.

blue

Pantone 280 C

O unieważnienie tego znaku wystąpił konkurent właściciela marki Nivea, wskutek czego niemieckie sądy patentowe unieważniły znak towarowy. Sąd Najwyższy nakazał jednak zbadać sprawę ponownie.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z sądem niższej instancji, że dla wykazania zdolności odróżniającej konieczne jest udowodnienie rozpoznawalności znaku towarowego co najmniej na poziomie 75%. W ocenie Sądu Najwyższego wystarczające jest, aby ponad 50% odbiorców postrzegało dany kolor jako znak towarowy.

Sąd polecił, aby podczas przeprowadzania nowej ankiety dotyczącej rozpoznawalności znaku, badani otrzymali jedynie próbkę niebieskiego koloru, a nie – jak w przypadku pierwszego badania  – próbkę koloru niebieskiego w białym obramowaniu. Ponadto Sąd wskazał, że nowa ankieta powinna zawierać wyszczególnienie produktów do pielęgnacji skóry i ciała, a nie wskazywać jedynie zbiorczo „produkty do pielęgnacji skóry i ciała”, co miało miejsce podczas pierwszego badania.

Uzyskanie rejestracji samego koloru jako znaku towarowego nie jest łatwe. Co więcej, nawet jeśli znak zostanie zarejestrowany, istnieje ryzyko kwestionowania rejestracji, czego przykładem jest omawiana sprawa. Trudno się dziwić konkurentom, którzy sprzeciwiają się monopolizacji określonego koloru.

Z niecierpliwością czekamy więc na ponowne orzeczenie w tej sprawie.

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich w wysokości trzykrotności wynagrodzenia niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku (SK 32/14) orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z Konstytucją. Ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Uprawnionemu, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, przysługuje na mocy art. 79 prawa autorskiego szereg roszczeń o:

  • zaniechanie naruszania;
  • usunięcia skutków naruszenia;
  • naprawienia wyrządzonej szkody:

– na zasadach ogólnych albo

– poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

  • wydanie uzyskanych korzyści;
  • jednokrotne albo wielokrotne ogłoszenie w prasie oświadczenia lub podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie;
  • zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej.

Trybunał uznał, że ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, ustalając wysokość odszkodowania na trzykrotność stosownego wynagrodzenia, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe.

Specyfika praw autorskich (ich niepowtarzalność, dostępność dla nieograniczonego kręgu osób, zwykle także możliwość nieskończonego powielania) przekłada się na potencjalną łatwość w ich naruszaniu, a zarazem rzutuje na trudność przy wykazywaniu przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Z tego względu prawodawca jest uprawniony do konstruowania takich roszczeń odszkodowawczych, które byłyby oparte na opłatach ryczałtowych i nie wymagałyby dokładnego ustalania wysokości rzeczywistej szkody. Co więcej, ustawodawca może wprowadzić w tym zakresie rozwiązania, przy stosowaniu których wysokość roszczenia opartego na opłacie ryczałtowej będzie przewyższać wysokość poniesionej szkody.

Trybunał uznał jednak, że niedopuszczalne jest, by uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwał możliwość dochodzenia takiego roszczenia odszkodowawczego, które całkowicie odrywałoby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiło jej wielokrotność. Wprowadzanie do roszczenia odszkodowawczego elementów ryczałtowości nie może prowadzić do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a tymże odszkodowaniem. Tymczasem rozwiązanie zawarte w zaskarżonym przepisie prowadzi do takiej sytuacji. W ocenie Trybunału ustawodawca, kształtując analizowane roszczenie, zastosował wobec sprawcy deliktu zbyt dotkliwą sankcję.

Zryczałtowane odszkodowanie za zawinione naruszenie praw autorskich wynoszące trzykrotność opłaty licencyjnej stanowiło dotkliwą sankcję dla naruszycieli. Tak daleko idące uprzywilejowanie uprawnionych z praw autorskich (w porównaniu z innymi poszkodowanymi) wzbudzało zastrzeżenia, które podzielił także Trybunał. Uprawnieni z tytułu autorskich praw majątkowych w przypadku naruszeń mogą korzystać z pozostałych roszczeń z art. 79 prawa autorskiego, w tym – dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

Odmowa rejestracji koloru jako znaku towarowego

Jakiś czas temu pisałam o problemach przy rejestracji koloru jako znaku towarowego. Niedawno natomiast zapadł ciekawy wyrok w sprawie operatora telefonii komórkowej, który zamierzał zarejestrować jako znak towarowy kolor fioletowy. Chyba nie trzeba przedstawiać, o którego operatora chodzi, choć odmowa rejestracji nastąpiła z powodu niewykazania zdolności odróżniającej znaku.

Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku, decyzję tę podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 24 marca 2015 roku (II GSK 371/14).

Znak towarowy został przedstawiony w sposób następujący:

1146063

kod identyfikacji: Pantone nr 2623

Źródło: baza znaków towarowych Urzędu Patentowego

Kolor per se może być znakiem towarowym

NSA potwierdził, że zgłoszone oznaczenie – czyli sam kolor – co do zasady posiada zdolność do bycia znakiem towarowym, ponieważ zostało odwzorowane graficznie i określone za pomocą kodu identyfikacji (Pantone nr 2623). Co istotne jednak, w odniesieniu do koloru per se istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej, bez jakiegokolwiek wcześniejszego używania, jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności gdy liczba towarów lub usług, dla których znak jest zgłoszony jest bardzo ograniczona i gdy relewantny rynek jest bardzo specyficzny. Zgłoszony przez operatora znak towarowy zdaniem NSA nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej.

NSA uznał, że rynek usług telefonii komórkowej nie jest rynkiem wąskim ani specyficznym, jest rynkiem usług powszechnych, gdyż każdy jego uczestnik, z wyjątkiem malutkich dzieci i części osób w bardzo podeszłym wieku, może być i jest użytkownikiem telefonu komórkowego. Sprawa dotyczy więc towarów i usług przeznaczonych dla ogółu konsumentów, a więc docelowa grupę odbiorców stanowią przeciętni konsumenci, odpowiednio poinformowani, przeciętnie uważni i spostrzegawczy. Przedstawiona przez operatora analiza rynku telefonii komórkowej została oparta na niewłaściwym kryterium – liczby podmiotów występujących w tym segmencie usług.

Wtórna zdolność odróżniająca

Znak towarowy, który nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej może zostać zarejestrowany, jeżeli nabrał charakteru odróżniającego wskutek jego używania przed datą zgłoszenia do rejestracji. W tej sprawie NSA uznał jednak, że operator nie przedstawił dowodów potwierdzających, że znak nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Marka Play weszła na rynek w 2007 roku, zgłoszenie znaku miało miejsce w maju 2010 roku. Zdaniem Sądu, operator powinien wykazać, że w dacie zgłoszenia znaku (czyli w maju 2010 roku) posiadał już on wtórną zdolność odróżniającą. Aby wykazać wtórną zdolność odróżniającą, operator przedstawił m.in. badania sondażowe przeprowadzone w okresie lipiec – sierpień 2010 roku, czyli już po zgłoszeniu znaku. Zdaniem NSA były one niemiarodajne. Badania zostały przeprowadzone w grupie składającej się z 1000 respondentów używających telefonów komórkowych, a więc osób, które powinny mieć wiedzę na temat rynku operatorów sieci komórkowych. Na pytanie „z jakimi markami operatorów telefonii komórkowej kojarzy ci się kolor fioletowy?” – 59 % respondentów wskazało Play. Natomiast na pytanie „z jakimi markami kojarzy ci się kolor fioletowy” – tylko 11 % połączyło kolor fioletowy z Play. Zdaniem Sądu odpowiedzi na oba pytania powinny być zbieżne, gdyż pytanie drugie nie zostało skierowane do przypadkowego grona osób, ale do grupy osób, korzystających z usług telefonii komórkowej.

Operator przedstawił także artykuły, w których posługiwano się sformułowaniem „fioletowy operator” jednakże z okresu już po dacie zgłoszenia znaku do rejestracji.

WSA podkreślił, że zgłaszający powinien udowodnić rzeczywiste i intensywne używanie znaku przez określony okres czas w postaci w jakiej znak został zgłoszony. Zdaniem Sądu z analizy materiału dowodowego wynikało, że kolor fioletowy stosowany m.in. w wystroju salonów, na stronie internetowej, w reklamach produktu, używany był z różnym natężeniem i w różnych odcieniach fioletu. W takiej sytuacji nie może zostać udzielone prawo ochronne na znak towarowy.

W sprawie pojawiła się też kwestia rejestracji koloru lila dla wyrobów czekoladowych Milka. Zdaniem NSA oba przypadki znacznie się od siebie różnią, ponieważ Milka stosowała lilową kolorystykę mniej więcej od początku lat 20-tych XX wieku, a rejestracja koloru lila nastąpiła na skutek długoletniego (70-letniego) i konsekwentnego używania tego koloru na produktach cukierniczych.

Wnioski jakie płyną z tej sprawy potwierdzają, że jest możliwe zarejestrowanie koloru jako takiego dla określonych towarów lub usług. Zazwyczaj jednak trzeba w tym celu wykazać wtórną zdolność odróżniającą znaku. Przeprowadzenie takiego dowodu nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza przy krótkim okresie używania znaku towarowego.

Szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII

Zapraszam na szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII organizowane przez Kancelarię, współtworzoną przez autorów bloga. Na szkoleniu przybliżymy kwestie praktyczne dotyczące prawa autorskiego i prawa do wizerunku w branży fotograficznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kancelarii

.2015-02-17-plakat

Kształt pojemnika na jogurt nie może być znakiem towarowym

Pozostając przy tematyce znaków towarowych, przybliżę dziś sprawę unieważnienia rejestracji znaku towarowego o kształcie pojemnika na jogurt. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku Sąd Unii Europejskiej uznał, że kształt kostki Rubika może być znakiem towarowym, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że znakiem towarowym może być wygląd sklepu (w tym wypadku flagowego sklepu Apple). Sprawą kształtu pojemnika na jogurt „Danone Fantasia” zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie1 i uznał, że rozpatrywany kształt pojemnika na jogurt nie może być znakiem towarowym.

Dlaczego?

Zdaniem Sądu sporny znak – „goły” pojemnik dwukomorowy – nie jest niczym niezwykłym, a więc relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towaru od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem lub jego składem.

Rejestracja i unieważnienie

Znak towarowy przestrzenny w postaci kształtu pojemnika na jogurt został zarejestrowany w dniu 12 sierpnia 1998 roku w trybie rejestracji międzynarodowej i rozciąga się na terytorium Polski. W 2010 roku do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek konkurenta (spółki Bakoma) o unieważnienie ochrony znaku na terytorium Polski w części dotyczącej towarów z klasy 29 (m.in. produkty nabiałowe, w tym jogurty) oraz z klasy 30 (lody całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty). W kwietniu 2013 roku Urząd Patentowy unieważnił w części uznanie na terytorium Polski ochrony tego międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego.

Interes prawny w unieważnieniu

Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawca (konkurent uprawnionego do znaku) ma interes prawny w złożeniu wniosku o unieważnienie ochrony spornego znaku z następujących powodów:

– strony postępowania są konkurentami na rynku, a uprawniony do znaku wystąpił z powództwem przeciwko wnioskodawcy z tytułu naruszenia praw do znaku;

– wnioskodawca – jako konkurent uprawnionego – domaga się dostępu do rynku  polegającego na możliwości używania w obrocie gospodarczym oznaczenia o kształcie pojemnika dwukomorowego;

– istnienie spornego prawa do znaku ogranicza swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy w zakresie posługiwania się w obrocie opakowaniem dwukomorowym.

W konsekwencji Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy uznanie ochrony spornego znaku na terenie Polski nastąpiło z zachowaniem ustawowych warunków uznania ochrony – ma więc interes prawny.

Decyzja Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy uznał, że relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towarów od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem i jego składem. Kształt rozpatrywanego opakowania jest banalny, nie zawiera żadnych elementów charakterystycznych, które pozwalałyby na jego utożsamienie z konkretnym źródłem. Dla potencjalnego odbiorcy samo opakowanie jest informacją, że ma do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami. W opakowaniu większym znajduje się produkt główny, w mniejszym dodatek tj. dżem, musli, kruszonka, podlegający zmieszaniu z produktem głównym. Także rozmieszczenie i kształt komór są uwarunkowane funkcjonalnie tak żeby możliwe było pobranie zawartości łyżką.

Towary takie jak jogurt nie mają własnej formy, lecz przybierają formę opakowania, a zatem czyste opakowanie należy utożsamić z formą towaru. Zdaniem Urzędu sporne opakowanie nie odbiega od norm i zwyczajów panujących w sektorze opakowywań jogurtów i innych produktów nabiałowych. Natomiast dwukomorowość jest cechą funkcjonalną.

W ocenie Urzędu, stopień uwagi konsumentów nabywających tego typu produkty nie jest wysoki, gdyż są to artykuły konsumpcji masowej, które są z reguły usytuowane w niskim segmencie cenowym i są nabywane codziennie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W odniesieniu do takich towarów krąg odbiorców zwraca raczej uwagę na etykietę, która jest umieszczona na opakowaniu oraz na znajdującą się na etykiecie nazwę lub logo niż na gołe opakowanie. W sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z nabywaniem towarów w systemie samoobsługowym, lecz towar podaje sprzedawca wyłącznym elementem branym pod uwagę będzie nazwa produktu (czyli „Danone” albo „Fantasia”).

Tytułem wyjaśnienia uprawniony nie zarejestrował znaku słowno – graficzno – przestrzennego obejmującego także sporne opakowanie dwukomorowe, zarejestrowane są natomiast na jego rzecz znaki słowne i słowno-graficzne, które były używane równolegle ze znakiem przestrzennym – słowo „Fantasia” i znak słowno – graficzny „Danone”. Wymienione znaki były nakładane na sporne opakowanie i wprowadzane w tej formie do obrotu.

Urząd zauważył, że sporny znak („goły” pojemnik) nie ma ani etykiety, ani logo lub nazw, które mogłyby nadać całości charakter wskazujący na pochodzenie produktu, ani też nie wykazuje on jakiejkolwiek cechy szczególnej, która przekazywałaby informacje o źródle pochodzenia. Intensywne używanie i ewentualna renoma znaku towarowego Fantasia oraz Danone nie mogą niejako spłynąć na dwukomorowy pojemnik, który nie był używany w charakterze znaku towarowego i przesądzić o jego wtórnej zdolności odróżniającej. Zastosowanie poglądu o automatycznym przeniesieniu renomy znaku towarowego na opakowanie w praktyce miałoby kuriozalne skutki, bowiem każde zwykłe pudełko czy butelka nabywałoby wtórną zdolność odróżniającą tylko dlatego, że widniał na nim znak towarowy renomowany. Taka sytuacja zapewne sparaliżowałaby rynek. Nie kwestionując przy tym ogólnego założenia, że możliwe jest używanie kilku znaków obok siebie, Urząd stwierdził, że konieczne jest by stosowanie to umożliwiało zainteresowanemu kręgowi odbiorców faktyczne rozpoznanie towaru oznaczonego tym znakiem jako pochodzącego z określonego źródła.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego1

Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że sporne oznaczenie – dwukomorowy pojemnik na jogurt – jest rozwiązaniem o charakterze funkcjonalnym i dlatego nie może być przedmiotem ochrony na terytorium Polski. Sąd podzielił także stanowisko Urzędu Patentowego co do tego, że sporny znak – postrzegany jako „goły” pojemnik dwukomorowy – nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banalny.

Skoro sam kształt opakowania – pojemnika dwukomorowego, nie jest na tyle charakterystyczny, aby stanowić dla przeciętnego odbiorcy stosowny przekaz, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy to dwukomorowy kształt pojemnika będzie informacją, że ma on do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami, które może sobie dowolnie połączyć lub też skonsumować osobno.

1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI SA/Wa 2897/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych