Kształt kostki Rubika jednak nie może być znakiem towarowym

Przed dwoma laty pisałam o wyroku Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z którym kształt kostki Rubika mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Wyrok ten był szeroko komentowany i krytykowany jako dopuszczający do monopolizacji rozwiązań o charakterze technicznym (których ochrona jest ograniczona w czasie w przeciwieństwie do ochrony znaku towarowego, która może trwać wiecznie).

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2016 roku (C‑30/15 P) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił wspomniany wyżej wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO, która utrzymała w mocy rejestrację kształtu kostki Rubika w charakterze unijnego znaku towarowego.

Trybunał słusznie przypomniał, że unijne prawo znaków towarowych ma zapobiegać przyznaniu jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru.

Trybunał stwierdził, że aby ustalić, czy rejestracja spornego kształtu kostki w charakterze unijnego znaku towarowego może skutkować przyznaniem monopolu na rozwiązanie techniczne, należy ocenić, czy ten kształt jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Inaczej niż Sąd, Trybunał wskazał, że w ramach badania oceny zasadniczych właściwości spornego sześciennego kształtu należy dokonywać w świetle funkcji technicznej towaru przedstawionego przez ten kształt. Sąd powinien uwzględnić także elementy niewidoczne na graficznym przedstawieniu tego kształtu, takie jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostka Rubika. W tym kontekście Sąd powinien był określić funkcję techniczną rozpatrywanego towaru i uwzględnić ją w ramach przeprowadzanej oceny.

Trybunał uznał też, że fakt, iż wniosek o rejestrację spornego oznaczenia obejmował „układanki trójwymiarowe” w ogólności (bez ograniczenia do układanek mających zdolność rotacji) nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu funkcji technicznej towaru przedstawionego przez sporny kształt sześcienny, pod rygorem umożliwienia właścicielowi wspomnianego znaku towarowego rozszerzenia ochrony przyznanej na mocy rejestracji tego znaku na każdy rodzaj układanek o podobnym kształcie, (tj. na każdą układankę trójwymiarową, której elementy mają kształt sześcianu, niezależnie od szczegółowych warunków jej funkcjonowania).

Obecnie EUIPO powinno wydać nową decyzję, uwzględniając powyższy wyrok Trybunału.

Licencja nieodwołalna

W wyroku o precedensowym charakterze Sąd Apelacyjny w Warszawie1 uznał, że w sytuacji gdy po wygaśnięciu umowy o współpracy w zakresie przekazywania zdjęć oraz odpłatnego przeniesienia do nich autorskich praw majątkowych strony faktycznie kontynuują współpracę na zasadach określonych w wygasłej umowie, można przyjąć że autor zdjęć przekazując je udzielił zamawiającemu nieodwołalnej licencji niewyłącznej na korzystanie z tych zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w pierwotnej (wygasłej już) umowie.

Przyjęcie przez Sąd, że fotograf udzielił wydawcy niewyłącznej licencji na dostarczone zdjęcia nie powinna budzić w tej sprawie żadnych wątpliwości. O ile bowiem umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna wyłączna muszą zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności, o tyle do zawarcia umowy licencyjnej niewyłącznej nie jest wymagana żadna szczególna forma. Umowa taka może zostać zawarta także w sposób dorozumiany.

Precedensowy charakter wyroku przejawia się natomiast w uznaniu przez Sąd, że strony w sposób dorozumiany wyłączyły możliwość wypowiedzenia tej umowy przez fotografa.

Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco:

Powód jest zawodowym fotografem, specjalistą w wykonywaniu zdjęć portretowych, a pozwany wydawcą dzienników oraz serwisu internetowego. W 2009 roku strony zawarły w formie pisemnej umowę o współpracy, której przedmiotem było ustalenie warunków współpracy w zakresie usług fotograficznych i fotoreporterskich świadczonych przez powoda na rzecz pozwanego oraz przeniesienie praw autorskich. Strony szeroko określiły pola eksploatacji obejmując wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich następowało bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, czasowych i ilościowych, pozwanemu przysługiwało prawo przenoszenia nabytych praw w całości lub w części na osoby trzecie. Fotograf zobowiązał się zrezygnować z wykonywania wobec pozwanego i jego następców prawnych praw autorskich osobistych, w tym prawa do nadzoru autorskiego. Ponadto powód przeniósł na pozwanego prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła oraz prawo przenoszenia nabytych praw w całości lub w części na osoby trzecie.

Umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31 marca 2010 roku. Powód zgodnie z umową świadczył usługi na rzecz pozwanego, co miesiąc wystawiał pozwanemu faktury, a pozwany je regulował. Po wygaśnięciu umowy – od kwietnia 2010 roku powód nadal świadczył usługi na rzecz pozwanego i wystawiał faktury za poszczególne miesiące, które były płacone przez wydawnictwo. Pismem z listopada 2011 roku, pozwany powołując się na postanowienia wygasłej już umowy z 2009 roku, rozwiązał umowę z zachowaniem wskazanego w niej terminu wypowiedzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd I instancji uznał, że po wygaśnięciu pierwotnej umowy strony zawarły nową umowę o współpracy i przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Z tym poglądem słusznie nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny:

Zgodnie z art. 53 Prawa autorskiego, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Również uzupełnienie lub zmiana umowy przenoszącej prawa autorskie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 77 § 1 KC). Tym samym zachowanie stron, które po wygaśnięciu umowy z dnia 1 kwietnia 2009 r. nadal zgodnie wykonywały prawa i obowiązki wynikające z tej umowy, nie może być kwalifikowane jako przedłużenie tej umowy per facta concludentia.

Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że zachowanie stron po wygaśnięciu umowy, które zgodnie kontynuowały współpracę na warunkach wynikających z wygasłej umowy stanowiło przejaw woli zawarcia przez strony – per facta concludentia – umowy licencji niewyłącznej w zakresie praw autorskich przysługujących powodowi co do zdjęć dostarczanych stronie pozwanej.

Sąd nie zgodził się natomiast z autorem zdjęć co do treści zawartej przez strony umowy licencji niewyłącznej, w szczególności że wystawianie poszczególnych faktur przez powoda miałoby stanowić udzielenie licencji jedynie na czas oznaczony kolejnych miesięcy:

niesporne jest, że po wygaśnięciu umowy strony kontynuowały współpracę na dotychczasowych warunkach. Powód wystawiał nadal faktury o identycznej, jak poprzednio treści, spełniając zarazem świadczenie przedmiotowo tożsame ze świadczeniem spełnianym w wykonaniu umowy z dnia 1 kwietnia 2009 r. Odmienny był jedynie mechanizm dotyczący udostępnienia praw autorskich – w miejsce czynności rozporządzającej skutkującej przeniesieniem prawa autorskiego na stronę pozwaną pojawiła się czynność upoważniająca (zobowiązująca) zawierająca upoważnienie pozwanego do korzystania z tego prawa.

Zważywszy, że wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez powoda pozostawała na tym samym poziomie, który został określony w umowie z dnia 1 kwietnia 2009 r., nie można przyjąć – jak twierdzi autor zdjęć – że zakres uprawnień nabywanych przez wydawcę został zredukowany jedynie do miesięcznych licencji niewyłącznych uzyskiwanych w stosunku do poszczególnych zdjęć przekazanych przez powoda. Bardziej uzasadniona jest wykładnia, zgodnie z którą zakres uprawnień był możliwie zbliżony do zakresu uprawnień przewidzianych w umowie z dnia 1 kwietnia 2009 r. Prowadzi to do wniosku, że udzielone przez powoda licencje niewyłączne zawierały upoważnienie do korzystania przez pozwanego z objętych nimi utworów przez czas nieoznaczony, a więc miały charakter bezterminowy, obejmowały wszystkie znane w chwili zawierania umowy pola eksploatacji, a także zastrzegały dla pozwanego prawo udzielania sublicencji osobom trzecim. Tylko bowiem takie rozwiązanie uzasadnia zapłatę przez pozwanego skarżącemu jednorazowego wynagrodzenia licencyjnego w tej samej wysokości, jaka przysługiwała powodowi na gruncie umowy z z tytułu przeniesienia objętych nią praw autorskich na warunkach określonych w tej umowie.

W umowie z dnia 1 kwietnia 2009 r. zawarte zostały również postanowienia zawierające zobowiązanie powoda do rezygnacji z wykonywania wobec pozwanej spółki i jej następców prawnych praw autorskich osobistych, w tym prawa do nadzoru autorskiego. Z przyczyn wskazanych powyżej uznać należy, że również uzgodnienia w tym zakresie zostały przez strony włączone do zawieranych po dniu 31 marca 2010 r. umów licencyjnych.

Zarazem porównując zakres uprawnień przysługujących pozwanemu na podstawie umowy przenoszącej prawa autorskiego z umowami licencji niewyłącznej zawieranymi przez strony po dniu 31 marca 2010 r., uznać należy, że umowy licencyjne miały charakter bezterminowy oraz zawierały wyłączenie możliwości ich umownego wypowiedzenia.

Sąd uznał też, że nie ma podstaw do przyjęcia, że definitywne zakończenie współpracy pomiędzy stronami skutkowało wygaśnięciem uprzednio udzielonych licencji. Udzielone licencje miały charakter bezterminowy z wyłączeniem możliwości ich umownego wypowiedzenia.

Wprawdzie orzeczenie zapadło w konkretnym stanie faktycznym i nie jest przesądzone, że w innej – nawet podobnej – sprawie zapadłby analogiczny wyrok, to należy uważać nie tylko na treść zawieranych umów w formie pisemnej, ale także, a może przede wszystkim, na umowy zawierane w sposób dorozumiany. Wykonywanie bowiem umowy w określony sposób przez strony może ostatecznie prowadzić do daleko idących skutków. Pojawia się bowiem ryzyko przyjęcia przez sąd, że strony faktycznie zawarły umowę określonej treści, choć jedna ze stron uważa, że z jej zachowania takiej treści nie można wywieść.

 

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2015 r., VI ACa 1735/14

Nowy system rejestracji znaków towarowych

Już niebawem – 15 kwietnia 2016 roku – zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa własności przemysłowej dotyczące rejestracji znaków towarowych. Oznacza to, że polski Urząd Patentowy przejdzie na system sprzeciwowy, zamiast stosowanego dotąd – systemu badawczego.

Dotychczas Urząd Patentowy przeprowadzał pełne badanie zgłoszonego znaku towarowego, tj. brał pod uwagę zarówno bezwzględne, jak i względne podstawy odmowy rejestracji (np. badał kolizje z wcześniejszymi znakami towarowymi). Po wejściu w życie nowych przepisów Urząd będzie przeprowadzał jedynie wstępne badanie znaku, tj. sprawdzi m.in. czy zgłoszone oznaczenie może być znakiem towarowym czy nie ma charakteru opisowego lub czy nie zachodzą inne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji.

Jeśli żadne z powyższych przeszkód nie wystąpią Urząd udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, chyba że wpłynie sprzeciw odnośnie jego rejestracji. Urząd dokonuje bowiem ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego. W terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Jeżeli, w terminie 3 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, Urząd zarejestruje znak towarowy. Jeśli sprzeciw wpłynie – zostanie przeprowadzone postępowanie sporne i po jego zakończeniu – w zależności od poczynionych w nim ustaleń – Urząd zarejestruje znak, odmówi jego rejestracji lub zarejestruje w części tj. w odniesieniu tylko do niektórych towarów lub usług.

Nowa procedura jest zatem zbliżona do postępowania przed OHIM i powinna skrócić czas oczekiwania na rejestrację znaków towarowych w Polsce. Urząd nie będzie bowiem prowadził kompleksowego badania znaku towarowego.

Z nowymi obowiązkami powinni się jednak liczyć uprawnieni do wcześniejszych znaków towarowych lub innych praw, gdyż to na nich będzie spoczywał ciężar monitorowania zgłoszeń znaków towarowych naruszających ich prawa oraz podejmowania w razie potrzeby działań. Pamiętać przy tym należy, że na zgłoszenie sprzeciwu uprawniony ma tylko 3 miesiące liczone od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego.

Co istotne, dla zgłoszonego znaku towarowego Urząd Patentowy sporządzi zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów i przekaże je zgłaszającemu znak. Zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące, ale pokazuje, że zgłaszający może spodziewać się sprzeciwów od uprawnionych podmiotów. Urząd nie będzie jednak wysyłał takich zawiadomień do uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych – inaczej niż OHIM, który wysyła informacje o zgłoszeniu identycznego lub podobnego znaku do właścicieli znaków wcześniejszych.

Omawiane zmiany należy ocenić pozytywnie, nie ma powodów, aby utrzymywać stan, gdy Urząd Patentowy odmawia rejestracji znaku towarowego z uwagi na kolizję ze znakiem wcześniejszym nawet, gdy uprawniony do znaku wcześniejszego nie sprzeciwia się rejestracji. Z drugiej jednak strony uprawnieni muszą być czujni i na bieżąco sprawdzać zgłoszenia nowych znaków, aby nie dopuścić do rejestracji znaku naruszającego ich prawa.

 

Renoma znaku towarowego tylko w jednym państwie członkowskim może się równać renomie w całej Unii Europejskiej

Znak towarowy renomowany korzysta z silniejszej ochrony niż „zwykły” znak towarowy. Właściciel renomowanego wspólnotowego znaku towarowego może bowiem zakazać osobom trzecim używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego renomowanego także w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak renomowany, w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści bądź też działa na szkodę znaku renomowanego.

W prawie europejskim renomę utożsamia się ze znajomością znaku, co oznacza, że znakiem renomowanym niekoniecznie musi być znak nakładany na towary cieszące się pozytywną opinią, luksusowe. Renoma jest osiągnięta, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami oznaczonymi renomowanym znakiem. Przy badaniu tej przesłanki trzeba uwzględnić całokształt okoliczności sprawy, w tym udział danego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także rozmiar nakładów poczynionych w celu jego wypromowania. W ujęciu terytorialnym znak towarowy należy uznać za renomowany, jeżeli cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii.

Jak należy rozumieć „istotną część obszaru Unii”? Czy taki obszar powinien obejmować większość państw członkowskich czy też wystarczy tylko kilka z nich?

Na pytanie to odpowiedział Trybunał Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie pomiędzy Iron & Smith kft a Unilever NV (C‑125/14).

Zdaniem Trybunału istotna część obszaru Unii może odpowiadać w danym przypadku terytorium tylko jednego państwa członkowskiego. Co więcej, państwo to niekoniecznie musi być tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego. Przykładowo, w omawianej sprawie późniejszy znak krajowy „be impulsive” został zgłoszony przez Iron & Smith kft na Węgrzech, a spółka Unilever powołała się na wcześniejszą rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „Impulse” oraz jego renomę na terenie Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zatem wspólnotowy znak towarowy może zostać uznany za renomowany nawet wówczas, gdy cieszy się renomą tylko w jednym państwie członkowskim, innym niż państwo, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku towarowego. Czy w takiej sytuacji właściciel znaku renomowanego może sprzeciwić się używaniu jego znaku?

Jeżeli renomowany wspólnotowy znak towarowy jest nieznany właściwemu kręgowi odbiorców w państwie członkowskim, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku towarowego, to używanie tego późniejszego znaku co do zasady nie stanowi czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działania na ich szkodę. Natomiast gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy został uznany za renomowany na terenie Unii, ale nie jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego znaku (a więc gdyby oceniać odrębnie tylko to państwo, to znak nie zostałby uznany za renomowany) – nie można wówczas wykluczyć, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część odbiorców będzie znała znak renomowany i dostrzeże związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że albo doszło do faktycznego naruszenia wspólnotowego znaku towarowego albo – gdy do niego nie doszło – istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

W celu skorzystania z ochrony wcześniejszego renomowanego wspólnotowego znaku towarowego jego właściciel musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działałoby na ich szkodę i w rezultacie wykazać istnienie naruszenia albo duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości. Właściciel późniejszego znaku towarowego powinien natomiast wykazać, że ma on uzasadnione powody, aby używać swojego (późniejszego) znaku.

Są to wytyczne, którymi powinny kierować się sądy przy rozpoznawaniu spraw. Co oczywiste jednak rozstrzygnięcie konkretnej sprawy zależy od całokształtu okoliczności, w tym dowodów przedstawionych przez strony sporu.